2011年米国改正特許法(Leahy-Smith American Invents Act:AIA)により、特許無効手続として、当事者系レビュー(Inter Partes Review:IPR)制度と付与後レビュー(Post Grant Review:PGR)制度が新たに創設されました。
つい最近、米国最高裁において、IPRに対するOil State判決及びSAS判決が出されました。
最高裁における論点は、①IPRは有効であるか、②IPR途中で異議申立するクレームを追加することができるか、です。
①は、特許は公的権利であるので、行政庁が特許の無効を審理できるので有効であるとの結論です。
②は追加出来ない結論です。
これらの判示を受け、特許権者は、全てのクレームに対し、有効である旨を反論すべきであると考えます。無効になるクレームが発生することを防止するためです。
異議申立人は、無効に出来ないクレームは無効申し立てすることは避けるべきです。判決が確定した場合、禁反言の原則が作用するので、PGRにおける無効理由が制限されるからです。しかし、複数のIPRを提起することは可能です。したがって、IPRを行う場合、無効にできる確率が高いクレームに対し行うべきと考えます。